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El uso aparente o simulado de las marcas o signos distintivos.

Hace un tiempo paseaba por la chilena ciudad de Concepción en un día soleado y me topé con el “Hotel Ritz”. Fui a visitar a mi hermano que reside en la ciudad. Era una caricatura de lo que cualquiera puede identificar con el primigenio Hotel Ritz de París, en la Place Vendôme, y que se ha replicado en otras capitales del mundo exportando un modelo de máxima suntuosidad y calidad. No sé si el titular de aquel hotel tenía la licencia de la marca o no. Tampoco sé si hoy día sigue mostrando aquel aspecto. Quizás nadie se haya dado cuenta. Al fin, allí abajo, como me dijo aquel día soleado paseando mi hermano, tan lejos, no pasan ni los aviones en tránsito que pudieran ir a alguna parte.
Sea lo que fuera, no parece que pudiera decirse que de aquella manera tan deprimente pudiera cabalmente defenderse que la marca “Hotel Ritz” estuviera siendo correctamente utilizada, en realidad, la denigraba, como si fuera una broma, un insulto.
Las marcas tienen que ser utilizadas de verdad, no simuladamente, para que no pierdan su vigencia. El TS –también en el ámbito de la marca europea rige el mismo principio- afirma rotundamente que la marca tiene que ser efectivamente utilizada para conservar su vigencia. Ciertamente no puede decirse en este caso, que no se hubiese estado utilizando como signo distintivo de un hotel; pero, incluso si hubiese tenido el explotador alguna licencia –lo que es harto improbable porque no se le habría permitido un uso tan inadecuado-, ¿podría de esta forma que la estaba efectivamente utilizando reclamar la protección marcaría?
La STS de 29 de septiembre de 2021, recapitula sobre su doctrina resumiendo los requisitos del Derecho español al respecto:

«El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos. Se requiere constancia en el tiempo, es decir que las ventas de los productos portadores de las marcas deban tener continuidad, lo que excluye los actos esporádicos o aislados; y que el uso tenga la intensidad adecuada, lo que a su vez excluye el uso testimonial, el simulado o el aparente formal. Para apreciar la realidad de los factores anteriores, singularmente la continuidad e intensidad, han de ponderarse las circunstancias concurrentes, entre las que figuran la naturaleza (y precio) de los productos amparados, las características -estructura y tamaño- del mercado, la magnitud y frecuencia del uso de la marca y la dimensión de la empresa, entre otras circunstancias»*

Luis Mª Miralbell Guerin.

*Para quien quiera profundizar más en el asunto, reseñamos el artículo  “El uso de la marca en las últimas sentencias del Tribunal Supremo” de  Luis Seller Roca de Togores, Magistrado Coordinador del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Diario La Ley, Nº 10037, Sección Dossier, 25 de Marzo de 2022.

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